北京市第一中级人民法院

行政判决书

（2007）一中行初字第966号

    原告北京鸭王烤鸭店有限公司，住所地北京市朝阳区民族园路1号。

    法定代表人穆民，董事长。

    委托代理人马翔，北京市天驰律师事务所律师。

    委托代理人张永宜，北京市大地律师事务所律师。

    被告国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。

    法定代表人侯林，主任。

    委托代理人崔迎琪，国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

    第三人上海淮海全聚德烤鸭店有限公司，住所地上海市淮海中路768号四楼。

    法定代表人范臻，董事长。

    委托代理人刘岩，北京市康达律师事务所律师。

    委托代理人何玉波，北京市康达律师事务所律师。

    原告北京鸭王烤鸭店有限公司（简称北京鸭王）不服被告国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2007年6月18日做出的商评字〔2007〕第2831号《中国足彩网：第3083416号“鸭王”商标异议复审裁定书》（简称第2831号裁定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2007年7月13日受理后，依法组成合议庭并通知上海淮海全聚德烤鸭店有限公司（简称上海全聚德）作为本案第三人参加诉讼，于2007年9月5日公开开庭进行了审理。原告北京鸭王的委托代理人马翔、张永宜，被告商标评审委员会的委托代理人崔迎琪，第三人上海全聚德的委托代理人何玉波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    商标评审委员会在第2831号裁定中认定：

    一、第3083416号“鸭王”商标（简称被异议商标）指定使用在餐馆等服务上是否具有商标应有的显著性。

    正如商评字（2005）第0478号驳回复审决定书中论述，“鸭王”指定使用在餐馆等服务项目上虽对指定服务具有一定叙述性，但尚不属此类服务所属行业中的通用术语。被异议商标未构成《中华人民共和国商标法》（简称《商标法》）第十一条第一款第（二）项规定的仅仅直接表示指定服务的内容、特点的标志，其本身具备了商标应有的显著性。

    二、被异议商标是否违反了《商标法》第三十一条的规定。

    北京鸭王在答辩理由中主张其知名商号权和在先使用的有一定影响的未注册商标权。《商标法》第三十一条对在先商号权的适用要件不仅要求该商号登记、使用日早于被异议商标的注册申请日，在中国相关公众中具有一定知名度，还要求被异议商标的注册和使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人利益可能受到损害。这种混淆的可能性综合考虑在先商号的独创性、使用该商号从事经营活动的时间跨度、地域范围、广告宣传情况等因素。北京鸭王提供的其在先使用证据集中在2000年至2001年之间，且宣传使用范围绝大部分限于北京地区，因此，虽然北京鸭王早于上海全聚德及上海鸭王餐饮管理有限公司（简称上海鸭王）在餐馆服务上使用“鸭王”作为商号并在北京产生了一定知名度，但是考虑到餐馆之类的服务行业具有较强的地域性，上海全聚德所在地上海远离北京，北京鸭王未能提供其在先使用“鸭王”作为商号影响力及于上海全聚德的有力证据，加之“鸭王”本身的独创性较弱，上海全聚德与北京鸭王均从事烤鸭餐馆服务行业，不排除上海全聚德与北京鸭王创意相同的巧合性。商标评审委员会认为，被异议商标的申请注册不易与北京鸭王的在先商号发生混淆从而可能损害北京鸭王的利益。

    《商标法》第三十一条对在先使用商标的保护不仅要求具有一定影响，还应当满足商标申请人具有不正当手段的要件。对这种不正当性的判定可以综合考虑贸易、合作关系；人员往来；相同的销售地域；系争商标独创性等因素。从本案北京鸭王提供的证据来看，上海全聚德的法定代表人范臻具有北京户口以及上海全聚德是中国北京全聚德烤鸭集团公司的加盟商与上海全聚德在申请注册被异议商标之时具有不正当性没有直接逻辑性。上海全聚德提交的上海鸭王在2002年7月16日《新民晚报》上刊登的开业广告内容不能证明上海全聚德和上海鸭王有模糊宣传，使得消费者以为其是北京鸭王的上海分公司的主张。北京鸭王发表的侵权声明于2002年8月25日作出，晚于被异议商标申请日，不能证明上海全聚德在申请注册被异议商标之时知晓北京鸭王的在先“鸭王”商标从而具有不正当性。上海全聚德申请注册第5202077号商标的时间是2006年3月9日，大大晚于被异议商标申请时间，不能证明上海全聚德申请被异议商标之时的不正当性。考虑到上海全聚德所在地远离北京，“鸭王”商标本身的独创性较弱，商标评审委员会认为，被异议商标亦未构成《商标法》第三十一条规定的“不正当手段”情形。

    综上，被异议商标的注册申请未违反《商标法》第三十一条的规定。

    依据《商标法》第三十三条、第三十四条第二款的规定，商标评审委员会裁定：被异议商标予以核准注册。

    商标评审委员会做出第2831号裁定后，北京鸭王不服，在法定期限内向本院提起行政诉讼，认为：1、北京鸭王具有依法注册的商号在先权利和合法的已经使用并有一定影响的未注册在先商标权利。北京鸭王自1997年9月成立，其商号和商标“鸭王”的使用早于被异议商标注册申请日五年之久，且开有七家分店，经大量广告宣传具有相当的影响和很高的知名度。商标评审委员会在第2831号裁定中也认为，“其本身具备了商标应有的显著性”。可见，“鸭王”商标排除了《商标法》第十一条不得注册的情况，具有可注册性。2、上海全聚德申请注册被异议商标构成以不正当手段抢注北京鸭王已经使用并有一定影响的商标，是对北京鸭王在先商号权利和在先商标权利的侵害。由于北京鸭王对“鸭王”作为商标长期使用，并在全国性报刊杂志及京沪航班进行了广泛大量的宣传，使该商标具有了相当的影响。上海全聚德虽注册在上海，但其股东和法定代表人均来自北京，且其发起和筹建行为也在北京，其系北京全聚德烤鸭集团公